YARGITAY KARARI
DAİRE : 11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2021/5849
KARAR NO : 2023/531
KARAR TARİHİ : 25.01.2023

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi
HÜKÜM : Esastan ret

Taraflar arasındaki Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğü davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirketin 2011/27071, 104349, 2000/11226, 2007/39883, 2012/107226, 2007/27603, 157102, 2011/27072, 2004/43483, 2015/55030 sayılı “şekil”, “şekil”, “şekil”, “şekil”, “şekil”, “şekil”, “şekil”, “şekil”, “şekil”, “şekil” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı şirketin, bu marka ile karıştırılma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “TOMWİNS+şekil” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere başvuruda bulunduğunu, 2017/03999 kod numarasını alan başvurunun, Resmi Marka Bülteninde ilânı üzerine müvekkili tarafından Markalar Dairesi Başkanlığına itirazda bulunulduğunu, ancak itirazın yerinde görülmeyerek reddedildiğini, bu kararın yeniden incelenmesi talebinin de nihai olarak TPMK YİDK tarafından reddedildiğini, oysa müvekkili şirketin 1924 yılında kurulmuş yurtiçi ve dışında tanınmış, saygın ve köklü bir kuruluş olarak dünyaca meşhur PUMA markası üzerinde tescilli hak sahibi olduğunu, tanınmış marka siciline kayıtlı bulunduğunu, dava konusu başvurunun müvekkile ait itiraza mesnet markalar ile benzer olduğunu ve iltibas yarattığını, müvekkili şirket markaları üzerinde yapılan ufak oynamalarla davalı markasının tasarlandığını, davalı markasının saat yönünde 180 derece çevrilmiş hâlinin davacı markalarına ayniyet derecesinde benzediğini, bu tarz kullanımlara hep rastlandığını, örneğin EUIPO nezdinde tescile konu edilen 5912803 sayılı markanın ayakkabılar üzerinde ters şekilde kullanıldığını, davalı markasının davacı markalarının serisi gibi algılanacağını, davalı kullanımlarının da iltibası kuvvetlendirdiğini, davalının dava konusu markayı tescil edildiği gibi de kullanmadığını, marka işaretinde yer alan TOMWİNS ibaresinin şekilden başka bir yerde kullanıldığını, davalının kötü niyetli olduğunu, markanın ününden yararlanma amacıyla hareket ettiğini, bu nedenle davaya konu kararın hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek TPMK YİDK’nın 2018-M-151 sayılı kararının iptaline, başvurunun tescili hâlinde hükümsüzlüğü ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
1.Davalı TPMK vekili cevap dilekçesinde; Kurum kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

2.Davalı … vekili cevap dilekçesinde; açılan davanın davacı tarafından spor ayakkabılar üzerinde kullanılan süslemelere ilişkin bir nevi tekel yaratma amacı ile ikame edildiğini, bu durumun hakkın kötüye kullanımı olduğunu, dava konusu şekil markalarının birbirlerinden farklı olduğunu, ürün üzerindeki kullanımların da bu farklılığı artırdığını, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2005/3422 E. ve 2006/5739 K. sayılı kararında, davacının davasına dayanak olarak gösterdiği Adidas marka şeritlerin 2 ve 4 şeritli olarak Kinetix markalı ürünler üzerinde kullanılması üzerine açılan emsal davada, ürünün nihai tüketiciler nezdinde karışıklık yaratacak şekilde markasal kullanım sayılmasının mümkün bulunmayacağına karar verildiğini, spor ayakkabılar üzerinde farklı tasarımlarda şeritlerin birçok ayakkabı üreticisi tarafından kullanıldığını, bu süslemelerin Yargıtay kararında ifade edildiği gibi bir nevi ürünün özelliğinden kaynaklandığını, bu sebeple bu kullanımın kimsenin tekeline bırakılamayacağını, ilgili tüketici kesiminin de ürünü tercih ederken ürün markasına karşı ilgi gösterdiğini, markanın ürün üzerinde kullanımı ile ilgili bilinç düzeyinin yüksek olduğunu, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dava konusu başvurunun “TOMWİNS+şekil” ibaresinden oluştuğu, kapsamında 25. sınıftaki “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler. Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler” mallarının bulunduğu, itiraza dayanak markaların ise “şekil” ibaresinden meydana geldiği ve koruma kapsamlarında 03, 09, 18, 25. sınıftaki mal ve hizmetlerin yer aldığı, başvuru kapsamındaki 25. sınıftaki malların itiraza dayanak markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerle aynı/aynı tür/benzer oldukları, davalı markasının şekil ve kelime unsurlarını havi bir karma marka olduğu, TOMWİNS ibaresi ve dirsekli bir şekilden oluştuğu, bu hâliyle değerlendirildiğinde TOMWİNS ibaresinin dava konusu 25. sınıf mallar için ayırt edici olduğu ve şekil unsuru ile bir bütünlük arz ettiği, davacı markalarına bakıldığında tamamının şekil markası olduğu, söz konusu şekillerin geniş ayağının sol alt kısımda kaldığı ve şeklin sağ yukarıya doğru incelip kavis alarak uzadığı, davacının bu işaretinin PUMA markası ile özdeşleştiği ve ayırt edici olduğu, dava konusu şekil unsurları kıyaslandığında benzerlik arz etmediği, dava konusu markalar arasında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (6769 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası anlamında benzerlik ve karıştırılma ihtimali bulunmadığı, davada davacının tescilli şekil markalarına dayandığı ve dava konusu markayı tescilsiz olarak kullandığını ispatlayamadığı, davacının PUMA T/00258 sayısı ile tanınmış markalar siciline kayıtlı olduğu ve şekil markasının ayırt ediciliği sağladığı, ancak dava konusu marka işaretlerinin benzer olmaması ve davalının, davacı markalarından farklı mal/hizmetler içermemesi sebebiyle 6769 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının incelenmesinin somut davaya bir etkisinin olmayacağı, somut olayda davacının tescilli ticaret unvanının PUMA olduğu ve davalı markasında yer almadığı anlaşılmakla somut olayda 6769 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası koşullarının oluşmadığı ve kötü niyetli bir başvurudan bahsedilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Mahkemenin eksik ve hatalı bilirkişi raporuna göre hüküm kurduğunu, müvekkilinin markasının tanınmış marka olduğunu, kapsamlarının aynı olduğunun sabit bulunduğunu, benzerlik değerlendirmesi yapılırken tüketici kitlesinin bilinç ve dikkat düzeyinin gözönünde bulundurulmadığını, markaların ayniyet derecesinde benzer olduğunu, haksız kazanç amacı bulunduğunu, davalının markayı tescil ettirdiği şekli ile kullanmamasının davalının kötü niyetini ortaya koyduğunu, bilirkişi raporunda markaların şematik olarak ayrıntılı karşılaştırılmadığını belirterek usul ve kanuna aykırı bulduğu İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılıp davanın kabulüne karar verilmesini istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile başvuru kapsamındaki 25. sınıftaki malların itiraza dayanak markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerle aynı/aynı tür/benzer oldukları, davalının başvurusunun kapsamında bulunan şekil ile davacının itirazına mesnet markalarının içerdiği şekil arasında 6769 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrası anlamında benzerlik ve karıştırılma ihtimali bulunmadığı, dolayısıyla Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle;
1.Benzerlik değerlendirmesi yapılan bilirkişi raporunda, dava konusu marka ile müvekkilinin tanınmış markasının grafikler ile karşılaştırılmasının yapılmadığını, ayrıca markaların ilgili olduğu mal veya hizmetler arasındaki benzerlik, markalar arasındaki benzerlik ve önceki tarihli markanın markasal gücü yönünden herhangi bir araştırma yapılmadığını,

2.İlk Derece Mahkemesinin, dava konusu marka ile müvekkili markalarının 6769 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında benzer olduğunu kabul etmemesinin sebebinin, dava konusu markanın “TOMWİNS” kelimesini içermesi olduğunu, ancak sadece kelime içermesi ayırt edicilik için yeterli olmasa da, davalının dava konusu markayı tescil ettirdiği şekilde değil, kelimeyi çıkartarak kullandığını, bu suretle markalar arasında iltibas oluştuğunu,

3.Aynı şekilde 25. sınıfta VisconPele+Şekil ibareli marka tescil başvurusunda, sözkonusu başvuru markası ile müvekkilinin şekil markasına iltibasa yol açacak şekilde benzer olduğu gerekçesi ile Kurum tarafından reddedildiğini,

4.Davalının, markayı bölerek müvekkilinin ayırt ediciliği çok yüksek olan tanınmış yan şerit markasını ihlal eder şekilde kullanıp tüketici nezdinde iltibas tehlikesini pekiştirip haksız kazanç sağladığını, bu nedenle ortalama tüketicinin dava konusu markayı müvekkili markasının bir alt serisi sanma ve karıştırma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu,

5.Aynı sektörde faaliyet göstermekte olan kişilerden olan davalının, müvekkilinin tanınmış şerit markasını bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu,

6.Davalının tanınmış markaların tanınmışlığından faydalanarak haksız kazanç elde etmeyi bir alışkanlık hâline getirdiğini, bu suretle kötü niyetli olduğunu belirterek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Dava, davalının 25. sınıfta 2017/03999 sayılı ve “TOMWİNS+şekil” ibareli marka başvurusuna karşı davacının yapmış olduğu itirazın, nihai olarak TPMK YİDK’nın 2018-M-151 sayılı kararı ile reddi üzerine anılan kararın iptali ve tescil edilmiş olması hâlinde davalı markasının hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
1.6769 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesi.

2.Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 31.10.2022 tarihli ve 2021/5750 E., 2022/7573 K., 05.03.2020 tarihli ve 2019/4402 E., 2020/2435 K., 13.11.2019 tarihli ve 2019/86 E., 2019/7173 K., 11.06.2014 tarihli ve 2013/11488 E., 2014/11170 K. sayılı kararları.

3. Değerlendirme
1.Dava, marka başvurusuna yapılan itirazın reddine dair TPMK YİDK kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir.

2.Mahkemece davanın reddine, Bölge Adliye Mahkemesince de davacı tarafın istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

3.Davacının itirazına gerekçe markaları “Şekil” unsuru içeren “Pozisyon” markaları niteliğindedir. Somut olayda davacının itiraz gerekçesi “Şekil” markalarının davalı başvurusuna konu markada, önemsiz bir çıkıntı dışında neredeyse ayniyete yakın benzerlikte kullanıldığı anlaşılmaktadır. Davalının savunmasında bu tür şeritlerin süsleme amaçlı olarak yaygın kullanıldığı savunulmuş ise de davalının kullandığı şeridin sıradan düz bir şerit olmayıp davacının tanınmış şekil markasının kopyaya yakın benzeri olduğu, davalının ayakkabıda ilaveten kendi TOMWİNGS markasını kullanmasının ve hatta bu markanın da tanınmış olmasının markada iltibası önleyici etkiye sahip olmadığı, tüketicinin Puma markasında görmeye alışık olduğu formu davalının markalı ürününde gördüğünde davacının markasının kullanılmasına izin verdiğini, dolayısıyla firmalar arasında bir ortaklık veya ekonomik ilişki olduğunu, hatta şekil markasını ayakkabının sahibi davalı firmaya devrettiğini düşünebileceği, dava konusu markada kelime unsurunun yer almasına rağmen kullanım itibariyle şekil unsurunun ön planda olduğu, bu nedenle taraf markalarının benzerlik taşıdığı bu nedenle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (6769 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir.

4.Somut olayda davacı taraf, kötü niyetli tescile de dayanarak ayrı davalı markasının hükümsüzlüğünü talep etmektedir.

Türk marka uygulamasında marka tescilinde kötü niyetin varlığının hem bir tescil engeli hem de bir hükümsüzlük sebebi olduğu Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca da kabul edilmiştir. Nitekim 6769 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında kötü niyetle başvuru hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiştir. Ancak Kanun’da hangi hallerin kötü niyetli başvuru sayılacağı belirtilmemiştir. Dairemiz uygulamalarında (17.07.2008 tarihli ve 11-501/507 sayılı kararı) tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının son derece orijinal şekil markasının birebir kopyası veya ayırt edilemeyecek ölçüde bir benzerinin tescili başvurusunda bulunulması kötü niyetli başvuru olarak kabul edilmektedir.

Somut olayda davacı ile aynı sektörde bulunan davalının, davacıya ait markadan haberdar olmaması, ticari hayatın olağan akışına uygun olmadığı gibi, binlerce farklı şekil markası tescili imkanına rağmen davalının davacının Türkiye’de, yurtdışında ve WIPO nezdinde tescilli şekil markalarının ayırdedilemeyecek derecede benzerini tescil ettirmesinin, marka hukuku anlamında bir kötü niyetli tescil olarak değerlendirilmesi gerekirken Mahkemece davanın reddine ve Bölge Adliye Mahkemesince davacı yanın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve davacı lehine hükmün bozulması gerekmiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
1.Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2.İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde davacıya iadesine,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

25.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.