Görüntülediğiniz mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir. Yararlı olması amacıyla eklenmiştir.
T.C.
İSTANBUL
4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2021/323 Esas
KARAR NO : 2023/8
DAVA : Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli)
DAVA TARİHİ : 28/07/2017
KARAR TARİHİ : 05/01/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacılar, dava dilekçesinde özetle, … A.Ş.nin TPE nezdinde … koruma tarihli … no.lu … ve … Sınıflar için tescilli … markasının sahibi olduğunu, 2015 yılından bu yana markayı iştiraki … A.Ş. tarafından finansal teknolojileri alanında kullanıldığını, … markasının tescilinden sonra 2017 yılında … esas unsurlu markanın aynı/ayırt edilemeyecek kadar benzeri olan … markasının … ve … A.Ş. adına 19.04.2017 tarih ve … no.lu … Sınıflarda başvuruda bulunulduğunu, henüz tescil alınmadan davalı şirket tarafından ulusal televizyon, radyo ve yazılı basında haksız şekilde kullanılmaya başlandığını, durumdan haberdar olunması üzerine marka vekilleri tarafından hukuka aykırı ihlalin durdurulması konusunda karşı tarafa uyarıda bulunulduğunu, dönüş olmadığını, bu nedenle davalının marka başvurusuna itiraz edildiğini, … markasının kullanım alanının kredi riski ölçerek finansal ürünlerle buluşturmak olduğunu, www…..com web sitesinin 2015 yılından beri kullanıldığını, pek çok etkinlikte tanıtılıp ekonomi dergilerine konu olduğunu, bu markayla ilgili pek çok bankayla da görüşüldüğünü, bunlardan birinin de … olduğunu, kendilerine projelerin anlatıldığını, … markası altında yazışmalar ve taslak işbirliği projesi paylaşıldığını, banka tarafından projelerin askıya alındığının bildirildiğini, sonrasında da … ibaresinin reklamlarda geçmeye başladığını, dolayısıyla markaya tecavüzün söz konusu olduğunu iddia etmiştir. … markası altında kredi skorlaması ve finansal ürün pazarlaması konularında davalı şirket ile görüştüğünü, davalının bu teklifi reddettiğini iddia ederek davalının … marka kullanımının önlenmesini, öncelikli tedbir talebinin kabulü ile davalının markayı haksız kullanımına devam etmesi, telafisi güç ve hatta imkansız sonuçlar doğuracağından davalı kullanımlarının derhal durdurulmasını, davalı bankanın televizyon ve radyo reklamlarının tedbiren durdurulmasını, web sitesinde … markasının kullanılmasının tedbiren durdurulmasını, yazılı ve basılı evrak ve açık hava reklam alanlarında bulunan … ilanlarının toplatılmasına karar verilmesini, yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davacının markasıyla müvekkilinin kullandığının birbirinden tamamen farklı olduğunu, karıştırılma ihtimali olmadığını, müvekkilince kullanılan logo ve … ibareli markanın davacı markasıyla benzemediğini, kendi markalarının şekil+isim iken davacı markasının sadece isim olduğunu, sonraki tarihli marka olduğu için benzerliğin aynılık düzeyinde olması gerektiğini, kendi markalarında …bank ibareleri ve ayrıca şekil de olduğunu, davacının markasının … sayılı yazı ibaresini içerdiğini, müvekkillerince başvurusu yapılan markanın … numaralı marka olduğunu, müvekkili markasında açık gri zemin üzerine köşeleri oval olan beyaz kare içinde mavi renkte … ibaresi, turuncu renkte büyük puntolar ile yazılmış … ibaresi, … ibaresinde de … harfinin kıvrımı yerine bir ok işareti yer aldığını, davacı markasında ise beyaz zemin üzerine siyah küçük puntolarla düz yazı şeklinde … yazıldığını, ayrıca kendi markalarında tanınmış bir banka olan …BANK ibaresi ve logosunun bulunduğunu, markanın bütünsel değerlendirilmesi gerektiğini, anlam açısından bakıldığında da kredi ibaresinin tanımlayıcı olduğunu, ayrıca müvekkili markasında yer alan … ibaresinin gitmek anlamına geldiğini, … uygulamasının ilk kez müvekkili tarafından yaratılmış bir krediye özel mobil uygulama olduğunu, davacı markasındaki … ibaresinin ise hiç bir anlam ve özelliği olmadığını, işitsel olarak da benzerlik olmadığını, tarafların kulvarlarının farklı olduğunu, müvekkilinin dünya çapında tanınmış bir banka olduğunu, ülkemizde halka açılan ilk özel sektör bankası olduğunu, ülkemizde 4 şube açtıktan sonra İsviçre’de faaliyet gösteren bankayı satın aldığını, müvekkilinin davacıdan çok önce … ibareli markalarını tescil ettirmiş olduğunu, …bank …, … gibi 16 adet markası olduğunu, … ibaresi internette arandığında müvekkilinin çıktığını, verilen hizmetlerin davacıdan farklı olduğunu, müvekkilinin markasının bankanın diğer markalarından esinlenerek reklam ajansı tarafından yaratıldığı dava konusu markanın bu markaların türevi olduğunu, müvekkilinin … ibareli markalarına büyük yatırımlar yaptığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliler toplanmış, özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi raporu alınmıştır.
Mahkememize sunulan 05/01/2018 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Davalı tarafından kullanılan ibare ile davacı markası arasında sadece … ve … harfleri farklılık gösterdiği, harflerin şekilleri de dikkate alındığında orlalama bir tüketicinin davacı markası ile davalı kullanımlarında yer alan ibareyi karıştırabileceği, ancak davalı tarafın finansal hizmetler bakımından, … şeklinde gerçekleştirdiği kullanımların, davacı markasından önce tescil ettirdiği … ibareli… tescil numaralı …, … tescil numaralı … markalarının kullanımı olarak değerlendirilebileceği, tescilli marka hakkı kapsamında gerçekleştirilen bu kullanımların davacının marka hakkını ihlal etmediği görüş ve kanaati bildirilmiştir.
Mahkememize sunulan 12/05/2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle; davalının davaya konu kullanımlarının, davacı markasına tüketicide karıştırılma ihtimali yaratacak düzeyde benzediği ve bu nedenle tecavüze esas oluşturacağı, davalı kullanımlarının kendi adına tescilli diğer “…” unsurlu markaların koruma kapsamında olmadığı, ancak davalı kullanımlarına konu olan … markası, işbu dava süreci devam ederken tescil edilmiş olduğundan ve marka hakkı başvuru tarihi olan 19.04.2017’ye geriye yürüyeceğinden, davalı kullanımlarının artık tecavüz teşkil etmediği, görüş ve kanaati bildirilmiştir.
KANAAT VE GEREKÇE
Dava konusu uyuşmazlık marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve davalının … marka kullanımının önlenmesi ve hükmün ilanı istemine ilişkindir.
Mahkememiz dosyasının kaldırmadan önce … esas sayılı dosyasında yapılan yargılamada; davanın reddine karar verilmiş davacı vekilinin istinaf talebi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16.Hukuk Dairesinin 21/05/2021 tarih ve 2018/2974 Esas – 2021/1044 Karar sayılı ilamı ile Mahkememiz kararı kaldırılarak dosyamızın yargılaması 2021/323 esas sayılı dosyası üzerinden yapılmıştır.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16.Hukuk Dairesinin 21/05/2021 tarih ve 2018/2974 Esas – 2021/1044 Karar sayılı kaldırma ilamında ” davalı adına başvurusu yapılan … başvuru numaralı “…” marka başvurusunun tescil işlemlerinin akıbetinin araştırılarak, davalının … markasını kullanımının başvuru kapsamında bulunup bulunmadığı, … ibareli önceki tarihli markaların tescil kapsamında olup olmadığı, davacı markasına tecavüz teşkil edip etmediği” hususlarında araştırılma yapılması istenilmiş mahkememizce de bu doğrultuda TPMK’ya müzekkere yazılarak davalı tarafından 19/04/2017 tarihinde başvurusu yapılan … numaralı markanın tescil işlemlerinin akıbeti sorulmuş, gelen müzekkere cevabında markanın davacı adına… Sınıflarda tescil edildiği bildirilmiştir.
Mahkememizce kaldırma ilamı uyarınca dosya yeniden bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişilerden … ibareli markaların tescil kapsamında olup olmadığı, davacı markasına tecavüz oluşturup oluşturmadığı yönünde yeniden rapor hazırlamaları istenilmiş, bilirkişi raporunun sonuç kısmında bilirkişi heyeti davalının davaya konu kullanımlarının, davacı markasına tüketicide karıştırılma ihtimali yaratacak düzeyde benzediği, bu nedenle tecavüz unsurlarının oluştuğu, davalı kullanımlarının kendi adına tescilli diğer “…” unsurlu markaların koruma kapsamında olmadığı tespit edilmiş ise de varılan nihai sonuçta heyette bulunan bilirkişilerden … ve Sektör Bilirkişisi …tarafından yapılan hukuki değerlendirmede ” davalı kullanımlarına konu olan … markası, işbu dava süreci devam ederken tescil edilmiş olduğundan ve marka hakkı başvuru tarihi olan 19/04/2017’ye geri yürüyeceğinden, davalı kullanımlarının artık tecavüz teşkil etmediği” sonucuna varmış, Marka Patent Vekili … ise ayrık raporunda SMK md. 155’i işaret ederek “davalı kullanımlarının davacıya ait marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturacağı” sonucuna varmıştır.
Karıştırma ihtimali hem bir tescil engeli hem de bir tecavüz hali olarak düzenlenmiş olup, karıştırılma ihtimalinin varlığı için kural olarak hem işaret benzerliği hem de sınıfsal benzerlik gereklidir. Öğretide “doğrudan karıştırılma ihtimali” ve “dolaylı karıştırılma ihtimali” olarak ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu ayrıma göre eğer mal veya hizmetin aynı işletmeden ileri geldiği yönünde bir algılama ortaya çıkıyor, yani bir işletmeye ait mal veya hizmet, başka bir işletmeye ait mal veya hizmet ile karıştırılıyor ve bu nedenle satın alınıyor ise doğrudan karıştırılma ihtimali söz konusudur. Buna karşılık eğer mal veya hizmetin markası birbirinden ayırt ediliyor ancak bunların aynı işletmenin markaları olduğu ya da bu mal veya hizmetin aralarında ekonomik bağlantı bulunan işletmelerden geldiği biçiminde bir algılama oluşuyor ise bu halde de dolaylı karıştırma ihtimalinden söz edilmektedir.
Karıştırma ihtimalinin inceleme yöntemi;
a) Sınıfların benzer olup olmadığı,
b) Markaların benzer olup olmadığı,
c) Bütün faktörlere göre global (bütünsel) değerlendirme, global değerlendirme (ya da Yargıtay’ın deyimiyle markanın bir bütün olarak bıraktığı intiba- bütünsel intiba) yapılması, markaların bir bütün olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Buna göre iki marka arasında karıştırma ihtimalinin mevcut olup olmadığı incelenirken, bıraktıkları genel intibaya göre markaların benzer olup olmadığı, eğer dayanılan marka tanınmış marka değil ise, markaların tescilli oldukları mal veya hizmet sınıflarının aynı ya da benzer olup olmadığı, markalar arasında görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzerlik bulunup bulunmadığı, ortalama tüketici algısının ve satın alma kararı verirken göstereceği özen ve dikkat derecesinin ne olduğu, markalar veya işletmeler arasında bağlantı ihtimalinin söz konusu olup olmadığı gibi hususlar incelenerek değerlendirme yapılmaktadır. Global değerlendirme, görsel, işitsel ve kavramsal benzerlik bulunup bulunmadığı da dahil olmak üzere tüm faktörler dikkate alınarak, ilgili toplum kesiminde markaların bıraktıkları “genel izlenim”e göre yapılmalıdır. (Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, Eylül 2018, İstanbul, s. 199.)
Markaların benzerliği yönünden yapılan değerlendirmede her iki tarafın markasının da 36. Sınıf kapsamındaki finansal hizmetleri içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla tarafların kullanım alanlarının farklılığı tartışmaları bir yana bırakılarak marka hukukundaki sınıf örtüşmesi dikkate alınmalıdır. Bu durumda davalının kullanımları da, davacının tescil alanı olan “finansal hizmetler” alanında olup sınıf ayniyeti markaların benzerliği değerlendirmesinde; Davacı markasının … kelimesi olup, herhangi bir şekil içermediği, Davalı markasında … kelimelerinin … ibaresi yanında yer aldığı görülse de bu ifadelerin bir ayırt edicilik yaratmadığı aksine bir işletmenin seri markası imajı yarattığı, tüketicilerin algısının tanınan ana markaya değil onun ürüne verdiği isimi olan markaya yöneleceği, bu nedenle de tüketici algısında edileceği, nitekim davalı tarafça markada … ibaresinin öne çıkarılması için büyük puntolarla ön planda yazıldığının görüldüğü, davalı markasında bir şekil unsuru bulunsa da bunun … kelimelerini ayırt eden değil tersine alt marka olarak öne çıkaran şekil olduğu, davalı markasında marka bütününe bakıldığında … ibarelerinin açıkça öne çıkıp okunduğu, her ne kadar davalı markasında Kredi kelimesinin yanı sıra “…” de yazım biçiminin … harfinden ziyade … harfine de atfen benzetildiği, … ve … kelimelerinin işitsel olarak da benzerlik gösterdiği, … ve … kelimelerinin görsel olarak tüketicide karıştırılma yaratabileceği, dolayısıyla davalı kullanımlarında şekil ve ekler yönünden farklılıklar olsa da, bu farklılıkların markaların ayırt ediciliğine yetmeyip aksine davacı markasının kökeni gösteren ekler yapılmış, ya da seri markalar oluşturulmuş izlenimi yarattığı, neticede markalar arası benzerliğin yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.
Ayrıca davalının “…” ibareli pek çok markasının olduğu bu sebeple kullanımının bu kapsamda değerlendirilebileceği ileri sürülmüş ise de, davalıya ait 16 adet markanın “…, …, … ,…, …” şeklinde ibareler taşıdığı görülmüştür. Dolayısı ile bunların … ibaresi taşımadığı gibi kredi ifadesi dahi tek başına yer almamaktadır.
Marka esas olarak, tescil edildiği şekilde kullanılmalıdır. Fakat SMK m.9/2-a bendi markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden, farklı unsurlarıyla kullanılmasını da markanın kullanımı olarak kabul etmiştir. Markanın ayırt edici karakterinin değişmemesinden kastedilen, unsurları değiştirilmiş markanın ortalama bir tüketici gözünden aynı kabul edilmesidir. Bu kapsamda, farklı unsurlar kullanılması hâlinde marka sahibi adına marka işlevini yerine getirmeye devam etmelidir. Diğer bir ifadeyle tüketici, markanın hangi teşebbüsten kaynaklandığı algısını değiştirmemelidir. Marka üzerinde yapılan değişiklikler sonucu toplum tarafından yeni bir marka oluştuğu düşüncesi doğarsa, hakkın devam ettirici bir kullanımı bulunmamaktadır. Markanın ayırt edici karakterinin değiştirilmeden farklı unsurlarda kullanılmasının sınırı kanunla çizilmemiştir. Esas olan, markanın ayırt ediciliğini sağlayan ve markanın kaynağını gösteren kök unsurunun değiştirilmeden kullanılmasıdır. Hangi hâllerde kök unsurunun aynı kaldığının belirlenmesi somut olaya göre değerlendirilmektedir. TürkPatent ve EUIPO markanın kullanımına ilişkin çıkardıkları kılavuzlarda markanın hangi hâllerde farklı unsurlarla kullanılmasının tescilli markanın kullanımı sayılacağına ilişkim birçok örneğe yer vermiştir. Bu kapsamda, öncelikle işaret düzeyinde basit ekleme veya çıkarılmaların yapılması veya markanın yazım şeklinin, büyüklüğünün değiştirilmesi, basit bir motifin değiştirilmesi markanın farklı unsurlarla kullanımı olarak kabul edilecektir. Örneğin yabancı dillerde aitlik gösteren “…, de” gibi eklerin veya “…, …” gibi anlam ifade etmeyen kelimelerin çıkarılması hâlinde marka farklı unsurlarla kullanılmış sayılacaktır. Sözcük markasından harfin çıkarılması veya eklenmesi hâlinde, markanın telaffuzu değişiyorsa markanın ayırt edici karakterinin değiştiği kabul edilmelidir. (Markanın Kullanılması Zorunluluğu ve Kullanılmamasına Bağlı Sonuçları, … Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans syf.:42)
Bu kapsamda bakıldığında davalının, sadece go kelimesinin başka markalarında mevcut olması, bu kelimeye başka kelime ekleyerek kullanma hakkını doğurmaz. Zira “…, …, …, …, … markalarının hiçbirinin … ibaresiyle ayırt edilemeyecek ufak değişiklikle yakınlaştığı söylenemez. Tersine … ibaresi tümüyle yeni bir marka olup, davalının “…” ibareli diğer marka tescil kapsamlarına girmez.
Bilirkişi raporunun incelenmesinde, BAM kaldırma kararı ışığında yapılan teknik değerlendirmede bilirkişilerce ortak olarak varılan davalının kullanımlarının davacı markasına benzer olduğu, davalı kullanımlarının davacının tescil kapsamına giren hizmet sınıfında olduğu, davalı kullanımlarının davacı marka sahibinin herhangi bir iznine dayanmadığı dolayısı ile davalının markanın kapsadığı hizmetin satışının teklifine yönelik kullanımının halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali doğuracağına yönelik tespitler mahkememizce de denetime elverişli görülmüş bu hususlar yönünden rapor hükme esas alınmıştır. Ancak heyette bulunan bilirkişilerden … ve …’ın ” davalı kullanımlarına konu olan … markası, işbu dava süreci devam ederken tescil edilmiş olduğundan ve marka hakkı başvuru tarihi olan 19/04/2017’ye geri yürüyeceğinden, davalı kullanımlarının artık tecavüz teşkil etmediği” yönündeki hukuki görüşe mahkememizce itibar edilmemiş, Marka Patent Vekili …’in görüşü hükme esas alınmış, hukuki nitelendirmedeki bu farkın HMK md. 266 kapsamında çözümü hukuk dışında özel ve teknik bilgi gerektiren hallerden olmaması, hukuki nitelendirme gerektirmesi nedeni ile ayrıca bir bilirkişi raporu da alınmamıştır. Markanın yargılama süreci içerisinde tescil edilmesinin tecavüzü ortadan kaldırıcı bir niteliği söz konusu değildir. Şöyle ki, 10/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 155. Maddesi hükmü gereğince tescile dayalı kullanımın tecavüz teşkil etmeyeceği prensibi artık ortadan kalkmıştır. Dolayısı ile marka tescilinin artık bir savunma gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceği yasa hükmüdür. Bu nedenle bilirkişiler … ve …’ın yapmış oldukları hukuki nitelendirme mahkememizce SMK md. 155 kapsamında uygun görülmemiş, salt bu kısma yönelik raporda yer alan sonuç bölümüne itibar edilmemiştir.
Tüm bu açıklamalar muvacehesinde toplanan deliller, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16.Hukuk Dairesinin 21/05/2021 tarih ve 2018/2974 Esas – 2021/1044 Karar sayılı ilamı, TPMK kayıtları, bilirkişi kök ve ek raporları bir arada değerlendirildiğinde, davalının kullanımlarının davacı markasına benzer olduğu, davalı kullanımlarının davacının tescil kapsamına giren hizmet sınıfında olduğu, davalı kullanımlarının davacı marka sahibinin herhangi bir iznine dayanmadığı dolayısı ile davalının markanın kapsadığı hizmetin satışının teklifine yönelik kullanımının halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirme ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali doğuracağı dolayısı ile davalı tarafın bu eylemlerinin SMK md. 7 ve 29 maddeleri uyarınca davacının marka hakkına tecavüz oluşturacağı ve bağlantılı olarak, davalının karıştırılmaya yol açacak şekilde kullanımının TTK md. 55/1-a-4 kapsamında haksız rekabet teşkil edeceği kanaatine varılmakla davanın kabulü cihetine gidilerek, davalı adına … numara ile tescilli … ibareli kullanımların davacıya ait marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ile, durdurulmasına, önlenmesine dair karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM :Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere,
1-Davanın KABULÜ İLE, davalı adına … numara ile tescilli … ibareli kullanımların davacıya ait marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ile, durdurulmasına, önlenmesine,
2-Karar kesinleştiğinde hüküm özetinin Türkiye’de tirajı en yüksek üç gazeteden birinde bir kez ilınanı,
3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi uyarınca hesap olunan 179.90 TL karar harcından peşin yatırılan 31.40 TL’nin mahsubu ile kalan 148.50 TL bakiye karar harcının davalıdan tahsiline,
4-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca kabul edilen davacı vekili yararına hesap olunan 15.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davacıya verilmesine,
5-Davacı tarafından yapılan: 4.800,00 TL bilirkişi ücreti, 225.00 TL posta gideri olmak üzere toplam 5.025,00 TL ve 62.80 TL harç (peşin+başvuru) olmak üzere toplam 5.087,80 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
6-Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
7-Yatırılan gider avanslarından kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı,(HMK 345/1 md. gereğince) gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamı ödenmek suretiyle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 05/01/2023
Katip
¸
Hakim
¸