Görüntülediğiniz mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir. Yararlı olması amacıyla eklenmiştir.

T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ
HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/208 Esas
KARAR NO : 2021/268

DAVA : Markanın Hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ : 29/03/2016
KARAR TARİHİ : 09/06/2021

İstanbul BAM 16.HD’nin 2017/4904 Esas, 2020/1203 Karar ve 3.7.2020 tarihli Kaldırma kararı sonrası dava dosyası uyap tevzii bürosunca mahkememizin 2020/208 esas numarasına kayıtlanmış ve yapılan açık yargılama sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA; Davacı -birleşen davanın davalı vekili dava dilekçesinde; davalı Şirket adına Türk Patent Enstitüsü Marka Sicilinde … tarih ve … sayı ile tescilli “…” markasının, Davacı-Müvekkil Şirketin bu ibareyi uzun yıllardır kullanmakta olup bu ibare üzerinde 556 sayılı KHK’nın 8/3 maddesi gereğince gerçek ve öncelikli hak sahibi olması, Davalı Şirket tescilinin Davacı-Müvekkil Şirket adına tescilli tanınmış “…”, “…” ve “…” markalarından oluşan … seri markalarıyla 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi uyarınca karıştırılma ihtimali bulunması ve Davalı Şirketin haksız tescili sebebiyle sektörde faaliyet gösterenler ve tüketiciler bakımından Davalı Şirketin, Davacı-Müvekkil Şirkete ait çok tanınmış marka ve hizmetler ile ilişkilendirilme ihtimali de bulunması ve davalının … markasını kötüniyetle tescil ettirmesi nedeniyle, tescilli olduğu tüm mal ve hizmetler yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.
SAVUNMA; Davalı-birleşen davanın davacı vekili cevap dilekçesinde; davacı markasının tanınmış marka olmadığını, karıştırma ihtimalinin de mümkün bulunmadığını, içinde … ibaresi ile başlayan/içinde … ibaresi geçen aynı sınıflara ait farklı şirketleradına TPE nezdinde pek çok tescil bulunduğunu, TPE’nin bu markaların tesciline izin vererek … İbaresinin tanımlayıcı bir unsur olduğunu onayladığını, Müvekkilinin markasında … ibaresinden sonra “…” ibaresinin geldiğini, diğer taraftan davacı markalarında “…” ibaresinden sonra, “…” ibaresi ile hiçbir benzerliği olmayan ‘’…”.” …” ve…” ibarelerinin geldiğini müvekkilin tescilli markası ile davacı markaları arasında biç bir benzerlik olmadığını asıl davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
BİRLEŞEN DAVADA;
Davalı-birleşen davanın davacı vekili dava dilekçesinde; “…” isimli markanın müvekkili şirkete ait olduğunu … ticaret Hizmet marka numarası ile TPE ye 19.11,2015 tarihinde, 21.01.2015 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle tescil ettiklerini, … markasının davalı şirket tarafından tanıtım, promosyonlarda, internet ortamında olmak birçok mecrada müvekkili şirketin izni olmaksızın … markası olarak kullanılmakta ve bu şekilde müvekkili şirketin marka hakkına tecavüz ettiğini, davalı şirket tarafından müvekkili şirkete ait “…” isimli markaya tecavüz teşkil eden eylemlerin tespiti, tecavüzün durdurulması, şimdilik 1.000 TL maddi tazminata hükmedilmesini talep ve dava ettiği anlaşılmıştır.
SAVUNMA: Davacı -birleşen davanın davalı vekili birleşen davaya vermiş oldukları cevap dilekçesinde ise; Müvekkil Şirketin dava konusu olan “…” Markasının yaratıcısı ve gerçek hak sahibi olduğunu, davalı şirketin … tarafından Paris’te kurulduğunu “…” markası ve alt markalarının parfüm ve kozmetik alanında tanınmış markalar arasında yer aldığını, davacı Şirket TPE nezdindeki marka tescil başvurusunu 21.01.2015 tarihinde yapmış olduğunu, WHO’s alan adı kayıtlarından tespit edilebilmekle “…” alan adı davalı müvekkili şirketin 03.02.2009 tarihinde tescil ettirilmiş olduğunu, bu nedenle davalı müvekkili şirketin … markası üzerinde hakları gerçek hak sahipliği ile de korunduğunu, … ve … markalarının yer aldığı 2011-2012 yıllarına ait … Üyelik başvurusu Formları da … markasının tüm kullanım haklarının davalı müvekkili şirkete ait hatta … in markalarından biri olduğunu açıkça gösterdiğini, müvekkil şirketin bağlı iştiraki olduğu … tanınmış … seri markalarının da TPE nezdinde sahibi olduğunu, birleşen davanın reddini talep ettikleri anlaşılmıştır.
Birleşen İstanbul 2.FSHH Mahkemesi’nin 19.09.2016 tarihli, 2016/26 Esas – 2016/150 K. Sayılı kararıyla; “iş bu dosyası ile İstanbul 1 FSHHM nin 2016/69 Esas sayılı dosyası arasındaki hukuki ve fiili irtibat göz önüne alınarak 1.FSHHM de açılan hükümsüzlük davası sonucunun bu dava dosyasını da etkileyecek olması göz önüne alınarak HMK 166 maddesi uyarınca dosyaların birleştirilmesine,” karar verildiği görülmüştür.
Kaldırma kararı öncesinde İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 16.03.2017 tarihli 2016/69 E. – 2017/75 K.sayılı kararıyla; “dava tarihinde geçerli olan 556 sayılı KHK’nın 8,42. maddeleri, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet yasasının 7/1,2/a,b,c ve 25. maddeleri, tescilde öncelik ilkesi, gerçek hak sahipliği ilkesi, davacı …’nın markasının gerek ulusal gerek Uluslararası tescil tarihi, ülkemizde belirli bir tanınmışlık kriterine sahip olması, markasını tanıtmak için yaptığı tanıtımlar ve yatırımlar, davacı tarafça sunulan web sayfası görselleri, … firmasının … kart uygulaması, web sitesinin oluşturulma tarihinin dahi davalının marka tescilinden çok önce olması( 3.2.2009), karıştırma ihtimali, marka hukukuna egemen ilkeler, Yerleşik Yüksek mahkeme içtihatlarının dikkate alındığı” kararın gerekçesinde açıklanarak; asıl davanın kabulü ile Birleşen davanın Davacısı/asıl davanın davalısı adına kayıtlı … tescil nolu markanın tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne, karar kesinleştiğinde Türk Patent ve Marka kurumuna gönderilmesine, … firması markayı tanıtıp yatırım yatan gerçek hak sahibi olduğundan marka hakkının ihlali ve tazminat istemli açılmış olan birleşen davanın esastan reddine karar verildiği, kararın istinaf edilmesi üzerine İstanbul BAM 16.HD’nin 2017/4904 Esas, 2020/1203 Karar ve 3.7.2020 tarihli Kaldırma kararı ile”… davada uyuşmazlık konusunu … markası değil … markası olduğunu, davacının tescilli …, … ve “…” markalarının tanınmışlık kriterleri yönünden incelenmesi gerektiğini, mahkemenin yetersiz bilirkişi raporuna dayalı olarak eksik inceleme ile karar verdiğini, Mahkemenin kabulüne göre de; hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının, davalı markasının tescilli olduğu bir kısım emtia ve hizmet sınıfının bir kısım alt sınıflarında önceye dayalı hak sahibi olduğu ve birleşen davada bu sınıflar yönünden kullanımının men edilemeyeceği beyan edilmesine rağmen, ilk derece mahkemesince bilirkişi raporundaki görüşe neden itibar edilmediği ve gerekçesi açıklanmadan tüm sınıflarda hükümsüzlüğe ve yine birleşen davanın tümüyle reddine karar verildiği anlaşılamadığından ayrıca resen yapılan incelemede davacı tarafın dayandığı kötüniyet iddiası hakkında da kararın gerekçesinde hiçbir değerlendirme yapılmadığından , bu yönde sunulan delillerin değerlendirilerek HMK 297 ve 298. Maddeler gereğince usulüne uygun gerekçeli karar yazıldığından bahsedilemeyeceğinden, kararın bu yönüyle de yerinde olmadığı kanaatine varıldığını, davalı-birleşen davanın davacısı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, asıl ve birleşen davada mahkeme kararının kaldırılmasına, dosyanın gerekirse, Dermatolog ve bilişim uzmanı bilirkişilerin de bulunduğu yeni bir heyetten denetime elverişli rapor alınarak, hasıl olacak sonuca göre karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.”şeklindeki kaldırma kararı gerekçesi ile mahkememize iade edildiği anlaşılmıştır. Kaldırma gerekçesi kapsamına göre içinde dermatoloğ bilirkişinin de bulunduğu yeni bir heyetten rapor alınmıştır.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE;
Asıl davada davacı vekili; davalı adına tescil edilen … başvuru numaralı … markasının gerçek ve öncelikli hak sahibi olduğunu, müvekkili adına tescilli “…”, “…” ve “…” markaları ile benzer olup iltibas yarattığını ve davalı şirketin markayı kötüniyetle tescil ettirdiğini ileri sürerek davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. Birleşen davada ise; davacı- birleşen davanın davalısının, müvekkili adına tescilli markaya tecavüz ettiğinden bahisle markaya tecavüzün tespiti, tecavüzün durdurulması ve maddi tazminata hükmedilmesini talep etmiştir
Kaldırma kararı sonrasında Bilirkişiler bilişim uzmanı …, marka vekili … ve … 08/02/2021 tarihli raporunda; Dava konusu ve davacı tarafından kullanıldığı beyan edilen internet web sitesinin “…” Alan Adı (Domain) URL adresine ait, alan adı altında subdomain (Alt Alan Adı) olarak “…” oluşturulmuş bir site olduğu ve sitenin güncel olarak açık ve faaliyette olmadığı sunucu hatası verdiği, alan adının whois (sahip) bilgileri kontrol edildiğinde bu alan adının 03.02.2009 tarihinin kayıt olunduğunu ve alan adı sahibinin “…” davacı firma bilgilerinin yazılı olduğunu, davacıya ait olduğu belirtilen ilgili internet web sitesinin “…” adresinde geçmişte kullanıp kullanılmadığını tespit edebilmek adına web arşiv sistemi üzerinden yapılan inceleme sonucunda ilgili internet sitesinin 2013 yılından 2019 yılına kadar arşiv kayıtlarına ulaşıldığı ve “…” isimli bir sistem oluşturmuş olduğunu, dava konusu “…”,”…” ve ”…” internet web sitelerinin güncel olarak açık ve faaliyette olmadığı, alan adlarının whois (sahip) bilgileri kontrol edildiğinde bu alan adlarının 09.03.2010 tarihinin kayıt olunduğu ve alan adlarının sahibinin “…” isimli firma bilgilerinin yazılı olduğunu, dava konusu “…”, ”…” ve ”…” adresinde geçmişte kullanıp kullanılmadığını tespit edebilmek adına web arşiv sistemi üzerinden yapılan inceleme sonucunda ilgili ”…” internet sitesinin arşiv kayıtlarına ulaşılmadığı, ” …” alan adının güncel olarak ve arşiv kayıtlarında “…” alan adına yönlendirildiği, ilgili internet sitesinin 2010 yılından 2013 yılına kadar arşiv kayıtlarına ulaşıldığı ve “…” isimli bir sistem oluşturmuş olduğu, arşiv kayıtlarında tespit edilen kayıtlar ile davacıya ait olduğu belirtilen “…” arşiv kayıtlarında tespit edilen kayıtlardaki içeriklerin aynı olduğunu, davalıya ait olduğu belirtilen bahsi geçen “…” internet web sitesinin güncel olarak açık ve faaliyette olmadığı, alan adının whois (sahip) bilgileri kontrol edildiğinde bu alan adının 12.06.2013 tarihinin kayıt olunduğu ve alan adı sahibinin “… ŞIRKETI” isimli firma bilgilerinin yazılı olduğunu, dava konusu olan internet web sitesinin “…” adresinde geçmişte kullanıp kullanılmadığını tespit edebilmek adına web arşiv sistemi üzerinden yapılan inceleme sonucunda ilgili internet sitesinin arşiv kayıtlarına ulaşılmadığını, davacıya ait olan …, … markaları Türkiye’de tanınmış marka olmamakla birlikte bu markaların ortalama tüketici nezdinde … markası ile özdeşleştirileceğinin yüksel ihtimal olduğunu, 08.02.2017 tarihli bilirkişi raporunda da tespit edilmiş olduğu üzere davacı şirketin … ibaresini 35. Sınıf mal ve hizmetler açısından, bu markayı piyasada ilk defa kullanan ve maruf hale getiren gerçek hak sahibi olduğu, davalı markasının 35. Sınıfın tamamında hükümsüz kılınmasının markanın kaynak gösterme fonksiyonuna uygun olacağını, Davacıya ait olan … ve … markaları ile davalı … markası 3. Sınıfta örtüşmekte olup markalar görsel olarak da benzerlik taşımadığını, İstinaf bozma ilamında “…” kelimesinin anlam itibarıyla tanımlayıcı olduğuna ve davalı markalarının benzer olmadığına yönelik itirazlarının incelenmesi gerekliliğine vurgu yapıldığını, “…” kelimesinin kozmetik sektöründe kullanılan tanımlayıcı bir kelime olmakla birlikte davacı ve davalı markalarının benzerliği yalnızca ortak “…” kelimesinden kaynaklanmadığını, raporda markaların anlamsal olarak yüksek derecede benzerlik taşımadığı belirtilmiş olmakla davacıya ait olan … ve … markaları ile davalı … marka görselleri yazı karakteri, büyük harf ve renk kullanımı olarak yüksek derecede benzerlik göstermekte olduğunu, bu sebeplerle 3. sınıfta tescilli davacı markaları ve davalı markasının ortalama tüketici algısında karıştırılma ihtimali bulunduğunu, davalının kötü niyetine ilişkin hukuki değerlendirme mahkemeye ait olmakla tüm tespitlerden davalının … ibaresini davacının kullandığını bilerek tescil ettirmiş olduğu kanaatine varıldığını bildirmişlerdir.
Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi kayıtları kapsamına göre; … LTD ŞTİ adına tescilli … nolu ticaret ve hizmet markası olarak tescili … ibaresinin 03 ve 35. sınıflarda 21.1.2015 tarihinden itibaren tescilli olduğu,
… adına ise … nolu ticaret markası olarak ayrıca uluslarlarası tescil no ile … ile tescili … ibaresinin 03. sınıflarda 2.7.2011 tarihinden itibaren tescilli olduğu, … nolu ticaret markası olarak ayrıca uluslarlarası tescil no ile … ile tescili … ibaresinin 03. sınıflarda 25.7.2012 tarihinden itibaren tescilli olduğu, … nolu hizmet markası olarak “…” markasının 26.4.2012 tarihinden itibaren 44. sınıfta tescilli olduğu anlaşılmıştır.
GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELEME;
Dava konusu hükümsüzlüğü talep edilen … sayılı “…” markası için Davalı Şirket 21.01.2015 tarihinde tescil başvurusunda bulunmuş ve marka 19.11.2015 tarihinde tescil edilmiştir. Ancak “…” markası Davacı tarafından, Davalı markasının başvurusunun yapılmış olduğu 21.01.2015 tarihinden önce yani 2009 yılında yaratıldığı dava yanca sunulu deliller kapsamından anlaşılmaktadır.
… markası, Davacının eczaneleri ziyaret eden tüketici sayısını ve bu tüketicilerin satın aldığı dermokozmetik ürün adedini arttırmak, dermokozmetik uzmanlarının bu alandaki motivasyonunu yükseltmek amacıyla yaratılan, çevrimiçi olarak da takip edilebilen bir uzman prim sistemi olduğu davacının dava dilekçesi ekinde delil listesi ekinde sunulan … adresli internet sitesi kapsamından, 2010 tarihli Hediye Kataloğu ve … kartına dair görsellerden, Uzman Paneli Kullanım Kılavuzu ve 2010 tarihli … sistemini anlatan … Kitabı’nın noter onaylı sureti ile … üyelik başvuru formu örnekleri ile eczane yetkililerinin … prim sistemine dair beyanları kapsamından anlaşılmıştır.
Who’s alan adı kayıtları kapsamına göre “…” alan adı 03.02.2009 tarihinde davacı adına alınmıştır. Dolayısıyla Davacının “…” markası üzerindeki önceye dayalı hak sahibi olduğu sunulu deliller kapsamından anlaşılmaktadır, bunun aksini ispat eden deliller ise davalı yanca dosyaya sunulmamıştır.
Marka hukukundaki genel ilkeler nazara alındığında; tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan başka işaretin sahibinin itirazı üzerine tescili istenilen markanın tescil için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ya da belirtilen işaret sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkı veriyorsa o marka tescil edilemez. Bu hüküm markanın gerçek sahibinin eskiye dayalı kullanımını tescilden üstün tutarak gerçek hak sahibinin korunmasını amaçlamaktadır. Buna göre bir markayı ihdas eden ve tanıtan kimse o markanın gerçek sahibidir ve açıklayıcı etkiye sahip tescile karşı üstün ve öncelikli hak sahibidir. Eskiye dayalı kullanım yoluyla gerçek hak sahipliği söz konusu olabilmesi için bu kullanımın markasal nitelikte olması gerekli değildir. Ticaret sırasında, tanıtımda kullanılmış olsa bile bu yeterlidir.
Markalar hukukunda tescil ilkesi geçerli olmakla birlikte, 556 sayılı KHK istisnai olarak, marka hakkının tescile dayanmadan ilk kullanım yoluyla da elde edilebileceğini ve korunabileceğini de kabul etmiştir. Bu istisnalardan biri de KHK 8/3 hükmüdür. Bu hükümde, tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan başka bir işaret üzerinde markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden (veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden) önce kazanılan hakkın sahibine de, bu işaretin bir başkası adına tesciline itiraz etme hakkı tanınarak işaret üzerinde ilk kullanma yoluyla haksız rekabet hükümlerine göre kazanılan hak üstün tutulmuştur. KHK 8/3 hükmünde geçen “ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret” ibaresi, haksız rekabet hükümleri dışında özel olarak korunmayan bütün işaretleri kapsar. Buna göre tescilsiz marka, tescilsiz işletme adı, tescilsiz ticaret unvanı gibi ticaret hayatında kullanılan ve haksız rekabet hükümleri dışında özel bir korumadan yararlanmayan işaretler ile alan adı gibi tescil edilmiş olsa bile özel bir korumadan yararlanmayan her türlü tanıtma işareti bu hüküm anlamında işaret sayılır.
… markası davacı yanca sunulu delillere göre prim sistemiyle kendi sektöründe belirli bir bilinirliğe ulaşmış olup,… çatısı altında da … ana markası ile özdeşleşmiştir. Tek başına … ibaresi tanınmış marka niteliğinde bulunmasa da … ibaresi markasal olarak davacı yanca kullanılmış olup, belirli bir bilinirlik seviyesine ulaşmıştır, davacı bu marka üzerinde gerçek hak sahibidir. Hatta sunulu deliller kapsamına göre … şekil (artı işareti şeklinde alan adı içindeki başlık kısmındaki kullanımlarda bir şekil unsuru dahi yaratıldığı görülmektedir )
Mahkememizce alınan kaldırma öncesindeki ilk raporda ; Davacı Şirketin … ibaresini 03/02/2009 tarihinden itibaren dava tarihi olan 29.03.2016 tarihine kadar kesintisiz olarak bu isimle alınan www…..com alan adı ve yine … sistemi bu internet sitesi içinde … ibaresinin markasal olarak kullanıldığı, Bu ibare altında … ana markası altında … (Yüz Bakım, Vücut bakım, Saç Bakımı, Makyaj, Güneş Bakımı, CİLT ve MENAPOZ), … (Yüz Bakım, Vücut bakım, Saç Bakımı, Makyaj, Güneş Bakımı, CİLT) ve … (Antioksidanlar, güneş korumaları, düzeltici kremler, düzeltici serumlar, göz bakımı, maskeler, temizleyiciler, tonikler, nemlendiriciler, hyaluronıc acıd serum) markalı tanıtım, satış ve pazarlamasını yapmakta olduğu, ayrıca bu marka altında hediye kataloğundan pek çok farklı değişik markalarda televizyon, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, dijital çerçeve, bellek, notebook, dvd player ve oyun konsolu, buzdolabı, elektrikli meyva sıkacakları, elektrikli saç şekillendiriciler, kol saatleri, navisgasyon cihazı, bilgisayar oyunları, elektrikli her türlü fırın, klima, traş makinesi, elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi, tıraş makinesi, epilatör, çay makinesi, tost makinesi, bavul seti, mikser, ahşap şarap açacağı, kahve makinesi, mutfak robotu, değerli, madenlerden ve taşlardan kuyumculuk eşyaları, takılar, altın, tatil programları, değişik mağazalardan hediye çekleri tanıtım ve pazarlamasının yapıldığı, Türkiye’de davacı şirketin … ibaresini, 556 sayılı KHK m.8/III maddesi uyarınca piyasada ilk defa kullanan ve maruf hale getiren gerçek hak sahibi olduğu belirlenmiştir.
KARIŞTIRMA İHTİMALİ YÖNÜNDEN İNCELEME;
Emtiaların aynı veya benzer olup olmadığı noktasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesinde “Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa” denilmektedir. 556 sayılı KHK madde 8/1-b gereğince aynı veya benzer bir marka bulunmasının yanı sıra aynı veya benzer mal- hizmet sınıfında bir tescil başvurusu olacak ve halk tarafından bu iki marka arasında iltibas ihtimali yani karıştırılma ihtimali unsurları bir arada gerçekleşecektir.
556 sayılı KHK madde 8/1-b çerçevesinde“Aynı mal veya hizmet” kavramı son derece açıktır. “Benzer mal veya hizmet” kavramında yer alan benzerliğin tespitinde ise piyasanın anlayışı ile halkın karıştırması ihtimali esas alınmalıdır. Aynı mallarda karıştırma tehlikesi yüksek olduğu gibi mallar arasında benzerlik oranı yükseldikçe karıştırma oranı da yükselecektir.
Yargıtay’ın yerleşik kararlarında da belirtildiği üzere, farklı sınıf ve/veya alt gruplarda yer alan mal veya hizmetlerin benzer olup olmadığının tespitinde, bahse konu mal veya hizmetlerin hitap ettiği tüketici kesiminin özellikleri dikkate alınmak suretiyle; bu mal veya hizmetlerin benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, dağıtım kanallarının ve satış yerlerinin aynı olup olmadığı, ikame imkanlarının bulunup bulunmadığı, birbirlerini tamamlayıcı niteliklerinin bulunup bulunmadığı, benzer markaları bu farklı sınıf ve alt gruplardaki mal veya hizmetler üzerinde gören tüketicilerin herhangi bir şekilde markalar arasında veya marka sahibi işletmeler arasında bir bağlantı kurup kurmayacağı hususları göz önünde tutulan kıstaslar arasındadır.
Davacı “…”, “…” ve “…” markalarından oluşan … seri markalarının da sahibi olup, Davacı- … markasının … no ile ve … markasının … no ile WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) nezdinde de tescilli marka sahibi olduğu davacı yanca sunulu deliler kapsamından anlaşılmaktadır.
Orta düzeydeki bir tüketicinin … sözcüğünü marka olarak öğrendikten ve belleğine kaydettikten sonra “…”, “…”, “…” ibarelerindeki ve … markasındaki “…” ibaresini ilk etapta aklına getireceği, markalar arasında idari ve ekonomik bağlantı kuracağı anlaşılmıştır.
Davalı markasında yer alan “…” sözcüğü Davacı markalarında yer almasa bile, söz konusu sözcüğün ayırt edici niteliği zayıf, özgün olmayan bir sözcük olması ve … esas unsuruna ek olması nedeniyle markalar arasındaki benzerliği ortadan kaldırmayacaktır. Zira markanın ana orjini esas unsuru … ibaresidir.
Yüksek yargı içtihatlarında Karıştırılma kavramının varlığı için “somut bir karıştırma” eyleminin varlığı şart olmayıp böyle bir tehlikenin varlığı dahi yeterli olacaktır. Dolayısıyla toplanan deliller kapsamına göre davacının gerçek hak sahibi ve davalının tescilli markasının davacı markasıyla karıştırma ihtimali bulunduğu anlaşılmıştır.
KÖTÜ NİYETLİ TESCİL İDDİASININ İNCELENMESİ
Davacı vekili … Tic A.Ş., … markası altında sunduğu prim siteminin düzenlenmesi konusunda … A.Ş. ile “Genel Satın alma ve Ödeme Koşulları Sözleşmesi” imzalayarak bu şirketten 2009-2010 yıllarında sistemin kuruluşuna ilişkin yardım almış olduğunu, Bu hususta, ilgili sözleşme ile birlikte 2010-2012-2013 yıllarına ait yazışma örnekleri ve … ibaresini açıkça içeren 11.06.2010 tarihli fatura ile yine … ibaresini içerir 27.05.2010 tarihli Sipariş formunuda dava dilekçeleri ekinde dosyaya sunduklarını ve delil listelerinin 7. ve 8. sırasında mevcut … A.Ş. ile imzalanan sözleşme ve ilgili yazışmaların ve 11.06.2010 tarihli fatura ile 27.05.2010 tarihli Sipariş formu incelendiğinde ve Davacı ,… A.Ş. ile arasındaki iş ilişkisini tamamen hukuka uygun olarak sonlandırdığında, bu şirketin, davacı ile birlikte çalışmaları neticesinde davacıya ait olduğunu bildiği … ibaresini kullanarak “…”, “…” ve “…” alan adlarını, bu alan adlarından haksız yarar sağlamak ve ileriki dönemde müvekkili olan ticari ilişkilerinin devamı kapsamında bir tehdit unsuru olarak kullanabilmek için haksız, izinsiz ve kötüniyetli olarak kendi adına tescil ettirdiğini, davacının bunu fark ettiğinde 02.08.2013 tarihinde … A.Ş.’ye haksız eylemlerine son vermeleri için bir ihtarname gönderdiğini, … 3. Noterliği’nin … tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesinin incelenmesini, Davalı Şirketin “…” markasını TPMK nezdinde tescil ettirmek üzere 04.06.2013 tarihli toplantıdan hemen sonra 10.06.2013 tarihinde TPMK nezdinde marka başvurusunda bulunduğunu, …, “…” başvurusuna itiraza konu mal/hizmetler üzerinde eskiye dayalı kullanımı bulunduğu ve gerçek hak sahibi olduğuna ilişkin itirazda bulunduğunu, ilgili itiraz TPMK tarafından haklı bulunarak Davalı Şirket’in ‘…’ marka başvurusunun reddedildiğini, Davalı Şirket’in … Ticaret Odası nezdinde şirket kayıtlarını incelendiğinde, Davalı Şirket’in eski ortağı olan …’ın … A.Ş.’in Genel Müdür Yardımcısı olduğu ve hatta Davalı Şirket’in halihazırdaki ortaklarından …’nin de … şirketinin Mali işler müdürü olduğunun anlaşıldığını ,delil listelerinin 12. sırasında mevcut Interlink şirketi arasında yapılmış, … ve …’nin Interlink şirketinde görevli olduklarını gösterir yazışmaları sunduklarını, dolayısıyla Davalı Şirketin, … markasını kötü niyetli olarak tescil ettirdiğini, davalıya bu markayı kullanmamasının ihtar edildiğini, … 40. Noterliği’nin … tarih ve … yevmiye nolu ihtarnamesi ve Davacıların … 3. Noterliği’nin … tarih ve … yevmiye nolu cevabi ihtarnamesinin dosyada bulunduğunu bildirmişlerdir.
56 sayılı KHK’nın 35. maddesinde “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır.” hükmü ile Medeni Kanun 2.nci maddesinde “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.” hükmü yer almaktadır.
Yargıtay HGK’nın 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501 E., 2008/507 K. sayılı ilamında da belirtildiği üzere; tescil başvurusu sırasında kötü niyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülebilmesi mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de mümkündür. Hükümsüzlük kapsamındaki yasal düzenlemeler, esasen TMK’nın 2. maddesinin özel bir uygulamasından ibarettir. Bu nedenle her somut olayın özellikleri göz önünde bulundurularak açıkça kötü niyetle gerçekleştiği belirlenen marka tescilinin varlığı halinde tüm sınıflar yönünden hükümsüzlük kararı verilebilmektedir.
Davacının sunduğu deliller incelendiğinde; …nin odaya kayıt tarihinin 17.1.2012 tarihi olduğu, şirket ortağının …, … olduğu, 29.november 2012 tarihli mail de…listesi ile ilgili …’ın genel müdür olduğu …firması ile yapılan yazışmalar kapsamına göre …’un esasen markasal olarak .. çatısı altında yaratılmış bir marka olduğu, dolayısıyla başkasına ait bir markayı adına tescil ettiren şirketin ayrıca gerçek hak sahibine 28.12.2015 tarihli ihtarname de göndererek … markasının kullanılmaması konusunda ihtarda bulunduğu anlaşılmıştır. Dosya kapsamında davalı şirketin ortaklarından …’ın ve …’nin davacıya ait “…” Marka projesinde çalışan kişiler olduğu, mail yazışmaları kapsamından ve davacı yanca sunulu deliller kapsamından da çok net olarak anlaşıldığı üzere projenin ayrıntılarını ve ticari sırlarına vakıf konumda oldukları, daha sonra markayı haksız olarak tescil ettirmek suretiyle davacıya hukuka aykırı olarak ihtar göndermekten de imtina etmedikleri, dolayısıyla MK 2 madde kapsamında sunulu delillere göre bu durumun hakkın kötüye kullanılması niteliği taşıdığı sübut bulmuştur. Hatta Yeni SMK’da bu tür kötüniyetli yaklaşımların önlenmesi amacıyla 6769 sayılı SMK’nun 155.maddesinin ihdas edildiği de bilinmektedir.
Dosya münderecatı davacı yanca sunulu deliller, bilgi, somut, mantıklı ve kuvvetli çıkarımlarla, asıl davada hükümsüzlüğe konu markanın kötüniyetle tescil edildiğinin ispatlandığı, bu çerçevede kanuna karşı hile ve tescil hakkının kötüye kullanılması suretiyle hiçbir ölçüt çerçevesinde hak kazanımının mümkün olmaması, kötüniyete dayalı olarak belli mal ve hizmetlere mahsus şekilde kısmen dahi olsa hukuki korumanın tanınmaması gerektiği ve Yargıtay’ın bazı kararlarındaki deyimiyle “kötüniyetin bölünmeyeceği” görüşü de nazara alındığında davalı adına tescilli markanın tüm sınıflar yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmiştir.
Davalı ayrıca TTK m. 18/2 hükmü kapsamında basiretli davranma yükümlülüğü altında olması nedeniyle davacıya ait markayı bilmesi buna göre hareket etmesi gerekirken bu yükümlülüğe uymadığı da davacı yanca sunulu deliller kapsamından çok net olarak anlaşılmıştır. Zira bir markanın gerçek ve öncelikli hak sahibi olan davacının sahip olduğu müşteri çevresinde karışıklık yaratmak; davacının markasının sahip olduğu imajı transfer etmek, bu şekilde davacıya ilgili ürün ve hizmet sektöründe gerçek hak sahibi olduğu marka ile faaliyette bulunmasını engellemek, markasının kapsamını zaman içerisinde genişletmesini önlemek, markasına zarar vermek ve zamanla onu piyasadan uzaklaştırmak olduğu açıktır. Şu halde, davalının bu davranışının, sunduğu hizmetler için marka ve benzeri tanıtım işaretlerini seçme, kullanma, yararlanma amacına aykırılık teşkil ettiği, ticarî yaşamdaki dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturduğu aşikar bulunmaktadır. Bu şekildeki bir davranışıyla davalının yargılama konusu markayı seçip, ayrıca haksız rekabet mücadelesinin bir aracı olarak kullandığı da izahtan varestedir. Davalı ticarî yaşamdaki dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturduğu açık bulunan bu eylemiyle hakkını kötüye kullanmış bulunmaktadır. Hakkın kötüye kullanılmasının müeyyidesi Türk Medenî Kanunu’nun 2. maddesinde gösterilmiştir. “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.”
Mahkememizce kaldırma kararı sonrasında alınan 8.2.2021 tarihli bilirkişi raporunda da davalının kullanımının iltibas yarattığı ayrıca davalının davacı markasını bilerek tescil ettirmiş olduğunu bildirmeleri hususu da gözetildiğinde davalının tescil anında kötüniyetli olduğu mahkememizce de tespit edilmekle kötüniyet bölünemeyeceğinden hareket ile tüm sınıflar yönünden asıl dava yönünden markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerekmiştir.
HMK 282. Maddesinde belirtilen “hakim bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir.” hükmünden hareketle son düzenlenen bilirkişi raporu kaldırma kararı kapsamında eksik hususların tartışıldığı bir rapor olduğundan hükme esas alınmış ancak marka hukuku ilkelerine göre hükümsüzlük iddiasında kötüniyet tüm sınıflar yönünden gerekçeli kararımızda tartışılmış ve son nihai karar mahkememizce HMK 282 madde kapsamında verilmiştir.
Birleşen dava yönünden ise davalı …’ın kullanımları tamamen kendi oluşturduğu ve önceye dayalı gerçek hak sahipliğine dayalı bir kullanım niteliğinde bulunduğundan birleşen davada markaya tecavüzün unsurları oluşmadığı anlaşıldığından birleşen davanın reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM:Yukarda açıklanan gerekçe kapsamına göre;
I -ASIL DAVANINKABÜLÜNE,
1-Birleşen davanın Davacısı adına kayıtlı … TESCİL NOLU markanın KÖTÜNİYETLİ tescili de gözetilerek HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE, karar kesinleştiğinde Türk Patent ve Marka kurumuna gönderilmesine,
2-59,30 TL ilam harcının peşin harçtan tahsili ile 30,10 TL eksik harcın davalıdan tahsiline,
3-Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince; 5.900 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı tarafın yapmış bozma öncesi yapmış olduğu yargılama giderlerinden olan 29,20 TL peşin harç, 29,20 TL başvuru harcı, 1.000 TL bilirkişi ücreti, 113 TL tebligat-müzekkere masrafı ile bozma sonrası yapmış olduğu 3.000 TL bilirkişi ücreti, 87,50 TL tebligat-müzekkere masrafı olmak üzere toplam 4.258,90 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
6-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talebi halinde taraflara iadesine,
II-BİRLEŞENDAVANIN REDDİNE, (İstanbul 2.FSHH Mahkemesi’nin 2016/26 Esas Sayılı Dosyasında;)
1-59,30 TL ilam harcının peşin harçtan mahsubu ile 30,10 TL eksik harcın davacıdan tahsiline,
2-Tecavüz isteminin reddi nedeniyle Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince; 5.900 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
3-Maddi tazminat isteminin reddi nedeniyle Avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince; 1000- TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafın yapmış olduğu yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına,
6-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talebi halinde taraflara iadesine,
Dair taraf asıl davada davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İSTİNAF YASA YOLU AÇIK olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.09/06/2021

Katip …
¸e-imzalıdır

Hakim …
¸e-imzalıdır